Il rischio di confondibilità tra marchi deboli
In un precedente articolo (clicca qui per leggerlo), abbiamo parlato dell’importanza del marchio, della sua funzione principale – cioè identificare e valorizzare i prodotti / servizi dell’impresa, distinguendoli da quelli dei concorrenti e difendendoli dai contraffattori – e della sua capacità distintiva, necessaria anche per comprendere la differenza tra un marchio forte e uno debole.
Il marchio, per avere carattere distintivo, deve essere percepito dal pubblico dei consumatori come uno strumento d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti.
Un marchio forte, quindi, essendo caratterizzato da un segno (parola, disegno, lettera, cifra, suono, tonalità cromatica) o una combinazione di essi, che sono concettualmente estranei ai prodotti o ai servizi che contrassegna, godrà di una maggiore tutela nei confronti dei concorrenti che utilizzino marchi simili per prodotti o servizi identici.
Viceversa, un marchio debole, che descrive l’essenza o il contenuto di un prodotto o servizio, o quantomeno ne richiama il concetto (es: la parola che rappresenta il marchio coincide con la denominazione generica del prodotto oppure ne descrive le caratteristiche), godrà di una tutela inferiore, nei confronti dei concorrenti, con il rischio di confondibilità tra i marchi.
La confondibilità tra marchi deboli
Con la sentenza n. 16250/2024 del 25 ottobre 2024 (clicca qui per leggerla), la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma ha affrontato proprio la tematica della confondibilità tra marchi c.d. deboli, all’esito di una causa instaurata da una società (che chiameremo “A”), titolare di 7 marchi UE, contro le società “B” e “C”, titolari di 4 marchi italiani.
La soc. “A” chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità dei marchi con la locuzione “E.P.”, appartenenti a “B”, per difetto del requisito della novità, ai sensi dell’art. 12 lett. a), b), d), e) del Codice di Proprietà Industriale (D.Lg.s n. 30/2005).
Il Tribunale di Roma, però, dopo aver rilevato che i marchi della società la soc. “A”, per i quali la stessa richiedeva tutela, risalissero agli anni 2000, evidenziava che durante quegli anni la stessa non aveva mai contestato alla società “B” l’uso dei suoi marchi, pur essendo la soc. la soc. “A” a conoscenza dell’uso del marchio da parte di “B” per contrassegnare il servizio di parcheggio all’interno dell’aeroporto che i membri stessi della società la soc. “A” utilizzavano.
Inoltre, Il Tribunale affermava che:
- i marchi per i quali la soc. “A” aveva chiesto tutela fossero marchi deboli, “seppur aventi una idonea capacità caratterizzante”;
- “la parziale differenziazione del quadrato arancione e l’aggiunta dell’indicazione dello specifico e peculiare servizio a cui si riferisce, quello del parcheggio in una zona assai specifica quale quella dell’aeroporto”, rendessero la differenziazione (col marchio della società “A”) “sufficiente ad evitare un collegamento tra i marchi”;
- “la lunga convivenza sul medesimo mercato dei segni di parte attrice con quelli dei convenuti”, i quali dal 2006 sono costituiti altresì da un quadrato arancione attraversato da una striscia bianca, con all’interno la scritta in bianco “E.” e con la scritta blu “P.”, avesse “determinato una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale, che esclude ogni rischio di confusione”, considerato anche che il marchio veniva utilizzato in relazione al servizio di parcheggio limitato all’area aeroportuale.
Quindi il Tribunale ha respinto la domanda avanzata dalla soc. “A”, giudicando i marchi della stessa “deboli” e, dunque, meritevoli di una tutela inferiore.
Infatti, la minima differenza grafica tra i marchi della soc. “A” con quelli della soc. “B”, è stata giudicata sufficiente ad evitare un collegamento tra i due; così come la lunga convivenza dei marchi nello stesso mercato, è stato valutato come un elemento fondamentale per accertare la differente provenienza imprenditoriale e, quindi, per escludere la confusione tra i due marchi.
